Focus
Retour sur la fonction essentielle de la marque
Le droit des marques permet à son titulaire de protéger un signe de manière « perpétuelle » par le biais de renouvellements systématiques, ce qui en fait un droit économique particulièrement attractif.
Le droit des marques est défini comme un droit de propriété permettant au titulaire de distinguer, à l’égard des consommateurs, ses produits et services de ceux des opérateurs économiques concurrents.
En effet, l’article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il désigne ». Pour autant, s’agit-il d’un droit absolu ?
Sous l’influence de la jurisprudence communautaire, le monopole du titulaire de la marque est aujourd’hui précisé. En effet, la fonction essentielle de la marque définie par la Cour de justice de l’Union Européenne, c’est-à-dire la fonction de garantie d’origine des produits et services, permet d’encadrer les conditions de validité et de maintien du signe protégé.
Il nous a ainsi semblé intéressant de présenter une synthèse relative aux contours du droit des marques tels que dégagés par la jurisprudence communautaire (I) et ses récentes applications par les juridictions françaises (II).
I. LES CONTOURS DU DROIT DES MARQUES
La fonction de garantie d’origine de la marque est issue de l’interprétation de la Directive communautaire n°2008/95/CE du 22 octobre 2008. En effet, l’article 2 dispose qu’un signe constitue une marque valable « à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ».
Ainsi, le produit ou service concerné est identifié par une origine commerciale particulière, ce qui est une garantie pour le consommateur de reconnaître les produits et services du titulaire de la marque et de les distinguer de ceux des tiers (CJUE 23 mai 1978, C102/77, Affaire Hoffmann-La Roche ; CJUE 12 novembre 2002, C206/01, Affaire Arsenal).
Il est à noter qu’en parallèle de la fonction essentielle, la Cour de justice de l’Union Européenne a enrichi le droit des marques de nouvelles fonctions complémentaires.
En effet, dans sa décision du 18 juin 2009 (C-487/07), la Cour de justice a rappelé que le titulaire de la marque ne peut agir que dans les cas où l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, tant essentielle que complémentaires. Elle précise alors : « Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité ».
Il ressort donc de cette jurisprudence que l’atteinte à l’image de marque, c’est-à-dire à sa fonction publicitaire, par l’utilisation d’un signe identique, est constitutive d’une atteinte au droit de propriété sur la marque, et, partant, sanctionnable par l’action en contrefaçon de marque, au même titre que lorsque l’atteinte porte sur la fonction essentielle de la marque.
En l’espèce, l’usage des emballages et des flacons similaires à ceux des parfums imités avait pour but de tirer indument profit, à des fins publicitaires, du pouvoir attractif des marques de la société L’Oréal sous lesquelles ces parfums étaient commercialisés.
Ainsi, le droit du titulaire d’interdire l’usage de sa marque suppose nécessairement l’atteinte à une des fonctions de la marque, que ce soit une atteinte à la fonction essentielle de la marque, à savoir, de garantie d’origine des produits et services, ce qui est le cas le plus fréquent, ou une atteinte à une fonction complémentaire, comme par exemple, à l’image de marque.
Mais seule la fonction essentielle de la marque exerce une influence sur les conditions de validité et de maintien du titre.
En effet, la fonction essentielle est une condition de l’obtention et de la validité du titre : si la marque déposée créé une confusion avec un signe antérieur, elle ne pourra pas remplir sa fonction de garantie d’origine des produits ou services désignés dans l’enregistrement.
De même, la fonction essentielle de la marque détermine également le bien fondé d’une action en déchéance : si le signe n’est pas exploité sur le marché, la marque n’est pas en mesure de réaliser sa fonction essentielle à l’égard des produits ou services visés.
Un certain nombre de décisions de jurisprudence, tant nationale que communautaire, permet de bien cerner ces nouveaux contours du droit des marques.
II. APPLICATIONS JURISPRUDENTIELLES
Au cœur de l’actualité législative de l’année 2010, le secteur des paris en ligne a engendré deux décisions particulièrement riches d’enseignements sur les fonctions de la marque (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2 avril 2010 n°08/14401 ; Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème ch, 18 mai 2010, n°09/12192). Ces décisions confirment la position retenue dans une affaire similaire par la Cour d’appel de Paris s’agissant de l’équipe de football de la Juventus de Turin (Cour d’appel de Paris, Pole 5, 11 décembre 2009 n°08/11890).
Les faits sont similaires dans les deux affaires : deux clubs de football, le Paris Saint Germain d’une part et l’Olympique Lyonnais d’autre part, titulaires respectivement des marques « PSG » et « OL », ont assigné en contrefaçon de marque et parasitisme les opérateurs de paris sportifs en ligne qui utilisaient les termes « Paris Saint Germain », « Olympique Lyonnais » et leurs déclinaisons, sur leurs sites pour communiquer aux internautes les résultats de compétitions de football professionnel.
Après avoir rappelé la fonction de garantie d’origine de la marque, qui permet aux consommateurs de faire le lien entre un produit ou un service et une entreprise déterminée, les juges ont relevé qu’en l’espèce, l’atteinte n’aurait pu être caractérisée que si l’internaute n’avait pas été en mesure de déterminer si les services de paris proposés provenaient du titulaire de la marque, d’une société lui étant économiquement liée ou au contraire d’une société tierce, ce qui n’était pas le cas : chacun des sites se présentant sous les seules dénominations SPORTINGBET et BWIN, l’internaute ne pouvait se méprendre sur l’origine des paris sportifs offerts.
Ainsi, si l’usage des signes « PSG » et « OL » par les opérateurs de jeux en ligne intervient bien dans la vie des affaires, ils ne sont utilisés que pour désigner des équipes de football afin de permettre à l’internaute de parier sur ces équipes et en aucun cas pour dénommer un service de paris sportif.
La Cour d’appel de Paris précise également qu’il n’est pas plus porté atteinte à la nouvelle fonction de communication et de publicité de la marque « dès lors que l’utilisation qui est faite de la dénomination « PSG » par les intimées n’est pas associée à la promotion de leurs activités de paris mais sert de présentation des matchs sur lesquels les paris sont organisés ».
Les juges ont également écarté le grief de parasitisme au motif que le seul fait que les opérateurs développent une activité de paris en ligne sur des évènements sportifs dont les clubs de football ne sont pas les organisateurs, ne constitue pas en soi un acte de parasitisme.
La fonction essentielle de la marque joue désormais un rôle clé dans l’appréciation de l’atteinte au monopole du titulaire des droits sur la marque. C’est d’ailleurs ce qu’a illustré un jugement récent du Tribunal de Grande Instance de Paris (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème ch, 1er octobre 2010, Propriété industrielle, décembre 2010, comm. n°79).
En l’espèce, le titulaire de la marque « Place des Tendances », qui désigne des vêtements et des accessoires de mode, avait assigné en contrefaçon et concurrence déloyale la société Promod pour usage de la dénomination « Place des styles » à titre de nom de domaine identifiant un site internet relatif à la vente de vêtements et accessoires.
Le Tribunal a jugé que la société Promod faisait usage de la dénomination « non pas pour désigner les vêtements et les accessoires qu’elle commercialise en vue de garantir leur origine auprès du consommateur, ni même pour désigner des services de la classe 38, mais pour identifier une place virtuelle et le site internet qui lui est dédié, exclusivement destinés à présenter à la clientèle des produits vendus sous la marque Promod ». Ainsi, en l’absence d’atteinte à la fonction de garantie d’origine, le grief de contrefaçon de marque ne peut être retenu.
D’ailleurs, l’absence d’atteinte à la fonction essentielle de la marque influence également les juges dans l’appréciation du grief de concurrence déloyale. En l’espèce, chaque produit ou service étant identifié comme appartenant à un opérateur économique distinct, l’internaute aura parfaitement conscience en accédant au site www.place-des-styles.com d’être en présence de produits distincts de ceux offerts à la vente sur le site www.placedestendances.com, ce qui exclut tout risque de confusion.
Il s’agit donc bien de déterminer si le consommateur sera en mesure de faire un lien entre le produit ou le service et la marque sans se méprendre sur l’origine des produits et services litigieux.
A ce titre, dans une décision du 30 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que la reproduction des couvertures des catalogues de la maison de vente, Artcurial, et partant de ses marques, sur le site www.artprice.com, est purement informative et constitue une simple référence, sans que l’internaute puisse se méprendre sur l’origine de la couverture des catalogues en cause (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème ch, 30 mars 2010, RG n°08/14954).
Enfin, les signes constitués de slogans publicitaires nous offrent une illustration intéressante de l’appréciation de la fonction de garantie d’origine et de son incidence sur le caractère distinctif de la marque.
Une jurisprudence constante estimait, s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif des slogans, que de tels signes étaient susceptibles de remplir les fonctions de la marque à condition d’être perçus par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits et services visés et non comme une information à caractère promotionnel ou publicitaire, chaque qualité étant exclusive de l’autre (à titre d’exemple : TPICE 23 septembre 2009, T-396/07, « Unique » et TPICE 2 juillet 2008, T-186/07, ((Dream it, do it »).
Dans l’hypothèse où le signe était utilisé comme information à caractère promotionnel ou publicitaire, il était jugé inapte à identifier l’origine commerciale des produits ou services qu’il désignait, et par conséquent, à remplir la fonction essentielle de la marque.
Mais, la Cour de justice de l’Union Européenne a semblé revenir sur cette jurisprudence dans une affaire opposant la société Audi à l’OHMI s’agissant du dépôt à titre de marque de son slogan historique « L’Avance par la Technologie ». La Cour a considéré que le simple fait qu’une marque puisse être perçue par le public comme une formule promotionnelle n’était pas en soi suffisant pour conclure à son absence d’indication d’origine (CJUE, 21 janvier 2010, C-398/08).
En l’espèce, si le slogan véhicule un message objectif « selon lequel la supériorité technique permet la fabrication et la fourniture de meilleurs produits et services », la marque peut néanmoins être apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits et services en cause.
L’appréciation de la Cour repose sur le fait que, d’une part, le slogan témoigne d’une certaine originalité et prégnance, facilement mémorisable par le consommateur et, d’autre part, le public s’est habitué depuis de nombreuses années à établir un lien entre ce slogan et les produits de la société Audi.
Il conviendra d’attendre sur ce dernier point une éventuelle confirmation de la jurisprudence.
En conclusion, la protection de la marque permet à son titulaire de protéger son titre dans la limite des fonctions de la marque, et en particulier de la fonction de garantie d’origine des produits et services qui permet désormais, dans une certaine mesure, de restreindre le droit des marques à des contours plus raisonnables.
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Présentation du Cabinet
n_10_LDCPI_DECEMBRE_2010.pdf