Gare au dépôt d’une marque sans intention de l’utiliser

Par un arrêt rendu le 29 janvier 2020, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation du droit des marques de l’Union européenne, a posé le principe de l’invalidité d’une marque déposée sans intention de l’exploiter.

Suivant les conclusions de l’avocat général, elle a estimé qu’un tel enregistrement de marque était susceptible de constituer un acte de mauvaise foi, tout en rappelant que cette mauvaise foi ne pouvait être présumée, au moment du dépôt, par la seule absence d’activité économique en lien avec les produits et services visés.

La Cour a indiqué que la mauvaise foi se caractérise « s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (pt. 81).

La Cour a également précisé qu’en cas de mauvaise foi du déposant, l’annulation de la marque ne peut concerner toutefois que les produits et services non utilisés, en écartant ainsi la sanction de l’annulation totale du signe.

Il semble donc possible d’agir en nullité d’une marque, sans avoir à attendre l’expiration du délai légal de cinq ans dont dispose tout titulaire pour commencer à exploiter son signe, à condition toutefois que la mauvaise foi du déposant soit prouvée au moyen d’indices probants.

Rappelons que l’ordonnance de transposition du « Paquet Marques », qui a été publiée au journal officiel du 14 novembre dernier, a intégré le fondement de la mauvaise foi du déposant dans la liste des motifs absolus de nullité prévus à l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette cause de nullité ne devrait pas manquer d’être de plus en plus invoquée (voir par exemple TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 3 oct. 2019, Sté Showroomprive.com c/ Sté Vente-privee.com).

CJUE, 29 janvier 2020, affaire C-371/18 « Sky contre SkyKick »