L’usage de la marque d’autrui n’est pas nécessairement constitutif d’un acte de contrefaçon


Attention, tout usage de la marque d’autrui n’est pas une contrefaçon.

Tout usage de la marque d’autrui n’est pas nécessairement un usage contrefaisant. Encore faut-il, pour entrer en voie de condamnation, que le prétendu contrefacteur porte atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance d’un produit ou d’un service.
 
Or tel n’est pas le cas lorsqu’un tiers utilise une marque enregistrée à des fins d’illustration ou de décoration ou encore lorsque la marque d’autrui est utilisée dans son sens courant pour décrire une caractéristique du produit ou du service. C’est ce que la Cour de cassation et la Cour d’appel de Paris viennent de rappeler dans deux arrêts récents. (Cass. Crim. 2 mai 2012 et CA Paris 6 juin 2012).
 
La reproduction des logos Ferrari et Renault sur des voitures miniatures n’est pas constitutive de contrefaçon
 
Dans la première affaire, les sociétés RENAULT et FERRARI poursuivaient un fournisseur de jouets pour avoir importé des voitures de courses miniatures sur lesquelles étaient reproduits un logo en forme de losange pour les unes, et un écusson comportant une figuration animale pour les autres. Les sociétés RENAULT et FERRARI considéraient que la présence de tels logos portait atteinte aux marques qu’elles avaient déposées à la fois pour désigner des véhicules automobiles mais également des jouets.
 
La Cour d’appel de Metz a fait droit à leur demande et a déclaré le fournisseur de jouets coupable du délit de détention et d’importation de marchandises prohibées.
 
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond au motif que ces derniers auraient dû vérifier s’il y avait atteinte à la fonction de garantie d’identité d’origine des marques en présence. 
 
En d’autres termes, pour conclure à la contrefaçon, encore fallait-il démontrer que les logos reproduits sur les jouets remplissaient, non pas une fonction d’illustration, mais une fonction d’information sur l’origine du produit. Pas sûr lorsque l’on sait que la marque du fabricant de jouet était reproduite très distinctement sur l’emballage.
 
Cette affaire n’est pas sans rappeler l’arrêt « Opel » rendue par la Cour de justice des Communautés européenne il y a quelques années (CJCE 25 janvier 2007, aff. C-48/05, Adam Opel c/Autec AG) aux termes duquel, cette dernière avait jugé qu’il appartenait aux juridictions nationales de rechercher si, pour le consommateur concerné par l’achat de voitures miniatures, la reproduction de la marque « Opel » sur les modèles réduits, était perçue comme un signe lui garantissant une origine commerciale commune avec le vendeur de voiture grandeur nature, auquel cas la contrefaçon serait retenue ou si, à l’inverse, le public percevrait ce signe uniquement comme une composante incontournable des caractéristiques du modèle original qu’il est nécessaire de reproduire lorsque l’on procède à la fabrication de miniatures. 
 
Ainsi que la jurisprudence citée le laisse apparaître, la prise en compte de la fonction de la marque par les juges nationaux, sous l’influence de la jurisprudence communautaire, tend à circonscrire la portée du droit de marque.
 
Pas d’atteinte à la marque « JADE » lorsque ce terme est reproduit pour décrire les caractéristiques d’un parfum
  
Dans l’autre affaire commentée, l’atteinte à la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque était également en cause. 
 
La société L’OREAL considérait que l’apposition du mot « JADE » sur des produits de parfumerie portait atteinte à sa marque du même nom, déposée pour des produits similaires de cosmétiques et de maquillage.
 
Pour débouter la société L’OREAL de son action en contrefaçon, la Cour d’appel s’est interrogée, à l’instar de la Cour de cassation dans l’arrêt précité, sur la question de savoir si l’usage du terme « JADE » était de nature à porter atteinte à la fonction essentielle de la marque.
 
Pour répondre par la négative à cette question et en conclure que le terme « JADE » était utilisé dans son sens usuel comme indicateur d’une caractéristique, la Cour relève les éléments suivants :
 
- le signe « Jade » était seulement reproduit en haut à droite du conditionnement et occupait une place de second plan par rapport à la dénomination « Olivier Durbano » qui seule remplissait la fonction de marque en renseignant le public sur l’origine des produits en cause ;
 
- l’expression « Parfum de Pierres » inscrite sur l’emballage ainsi que la couleur vert-foncé du parfum suggèrent que le parfum est inspiré de la pierre de jade ;
 
- la dénomination « Parfum de Pierres Poèmes » constitue une gamme de sept parfums, chacun inspiré d’une pierre précieuse, sur lesquels sont indiqués en petits caractères les mots « Jade - Améthyste – Turquoise – Citrine – Quartz rose – Tourmaline noire – Cristal de Roche. »  
 
Selon la Cour, il s’infère de l’ensemble de ces éléments que « le consommateur moyennement attentif, raisonnablement averti et normalement informé, des produits de parfumerie, n’établira aucun lien entre la présence du signe « Jade » sur l’emballage en tissu du flacon et la marque » opposée par la société L’OREAL.
 
Désormais, il ne suffit donc plus d’agiter le titre de propriété d’une marque pour qu’un juge, même français, entre en voie de condamnation. Tout dépendra de la nature de l’usage contesté.